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安徽省著名商标认定工作细则
第一章 总 则
第一条 为推进商标战略的实施,规范我省著名商标的认定工作,促进著名商标认定工作进一步法治化、制度化、规范化、程序化,切实维护商标权人的合法权益,健全知识产权保护体系,优化创新环境,促进经济又好又快发展,根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》和《安徽省著名商标认定和保护条例》(以下简称《条例》),制定本细则。
第二条 本细则中的著名商标认定是指省人民政府工商行政管理部门根据《商标法》、《商标法实施条例》、《条例》以及《安徽省人民政府办公厅关于印发省工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(皖政办〔20xx〕77号)的有关规定认定著名商标。
第三条 著名商标认定工作的目的是加大商标权保护力度,引导企业实施商标战略,使用自主商标,丰富商标内涵,重视商标知识产权创新和保护,提高商标知名度,形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国内国际竞争力较强的优势企业,促进企业和社会经济发展,推动创新型安徽建设。
第四条 省工商行政管理局(以下简称省工商局)应严格、准确、依法开展著名商标认定工作,正确引导舆论宣传,促进著名商标认定和保护制度的健康发展,支持帮助企业合理实施商标战略。
省工商局应指导各市、县(区)级工商行政管理部门在著名商标认定申请受理和初审工作中严格把关,确保申请材料内容真实、准确。
第五条 省工商局商标局(以下简称商标局)依本细则进行著名商标认定中的复审和审查工作;著名商标评审委员会依本细则进行著名商标认定中的评审和审定工作;省工商局局长办公会对著名商标评审委员会拟认定的著名商标予以核审。
第六条 商标局根据著名商标所指的类别和特性,从著名商标评审专家库中随机抽取专家,组成著名商标评审委员会,其成员包括各行业协会、消费者权益保护组织以及相关监管部门的专家和有关人员。
第二章 著名商标认定申请的受理、初审、复审和审查
第一节 申请著名商标应具备的条件和材料
第七条 申请著名商标应当根据《条例》第七条的规定,具备下列条件:
(一)申请人为住所地在本省行政区域内的商标注册人;
(二)该商标自核准注册之日起,连续使用3年以上且商标权属无争议;
(三)申请人有完善的商标使用管理和保护制度;
(四)使用该商标的商品近3年的销售额、纳税额和市场占有率等主要经济指标在省内或者同行业位居前列;
(五)使用该商标的商品在省内或者省外同类商标中质量和售后服务优良,并在相关公众中具有较高知名度和良好的市场信誉;
(六)使用该商标的商品近3年没有发生质量安全事故。
第八条 申请著名商标应当根据《条例》第八条的规定,商标注册人将下列申请材料报所在地县(区)级工商行政管理部门受理:
(一)著名商标认定申请表;
(二)申请人主体资格证件及其复印件;
(三)商标注册证及其变更、续展、转让证明的复印件;
(四)商标使用管理和保护制度的书面材料;
(五)自申请之日起前3年,使用该商标的商品销售额、纳税额和市场占有率等主要经济指标在省内或者省外同行业排序的材料或者能够证明该商标著名的其它材料;
(六)自申请之日起前3年,使用该商标的商品广告宣传材料;
(七)有关部门或者组织出具的使用该商标的商品质量和售后服务质量证明材料。
第九条 申请人是否选择中介机构申请材料不作为著名商标认定的必要条件;市、县(区)级工商行政管理部门应积极帮扶、指导申请人做好著名商标的申报工作。
第二节 受理、初审、复审和审查
第十条 县(区)级工商行政管理部门根据《安徽省著名商标初审工作程序》和本细则进行著名商标认定申请材料的受理工作。
第十一条 市级工商行政管理部门根据《条例》、《安徽省著名商标初审工作程序》和本细则进行著名商标认定申请材料的初审工作。
第十二条 申请人对市级工商行政管理部门的初审意见和公示内容有异议的,可按《条例》第九条第二款规定,向省工商局提出复审申请。复审申请必须书面提出,说明理由,并提供相关证据材料。
第十三条 对经市级工商行政管理部门根据《安徽省著名商标初审工作程序》上报的著名商标认定申请的案件材料及证明商标著名的证据材料,以及申请人提供的相关复审材料,商标局实行收文和办文分开制度,建立登记簿登记。登记事项包括:商标、商标注册人、请求认定使用的商品或者服务项目、来文日期、签收日期、材料名称、份数等内容。
对在著名商标认定申请中,申请人提交补充证据材料的,商标局在相关申请提交著名商标评审委员会评审会议之前可将补充材料内容纳入申请材料予以整理。
第十四条 商标局可以就涉及拟申请著名商标的公众知晓程度和相关技术性等问题征求有关处室或有关部门的意见。
商标局认为确有必要时,可以向市、县(区)工商行政管理部门了解有关情况,也可根据情况对相关企业进行实地考察。
第十五条 对于著名商标认定申请,由商标局局长主持召开商标局局务会讨论并提出初步意见。局务会的参加人员不得少于全局人员的三分之二。会议应做记录。
第十六条 经商标局局务会讨论,形成符合著名商标条件或不符合著名商标条件的初步意见,报省工商局分管副局长。经分管副局长审核后在本省公开发行的报刊及省工商局门户网站审查公示,公示期为20日。
公示期内,对拟认定为安徽省著名商标有异议的,由商标局对异议人提出的异议理由进行调查审理,异议成立的驳回认定申请;异议不成立或者公示期内无异议的,提交著名商标评审委员会评审。
第三章 评审、审定与核审
第十七条 著名商标评审委员会按照《商标法》、《商标法实施条例》、《条例》的规定对商标局提交的著名商标审查意见进行研究评审。
第十八条 评审会实行票决制,每名评委一票,每个申报著名商标企业得票数必须达到参会评委的半数以上方可通过。经著名商标评审委员会审定拟认定的著名商标由商标局报省工商局局长办公会议核审。经审定拟退回的,按照有关程序处理。
第十九条 商标局根据省工商局局长办公会议的核审意见,按照相关公文办理程序,及时向社会公布认定的著名商标。省工商局向申请人颁发安徽省著名商标证书。
第二十条 商标局对认定安徽省著名商标的有关材料应及时立卷归档,以备存查。著名商标认定的材料应一案一卷,保留期限为三年。
第二十一条 对于著名商标认定申请,在复审、审查、评审、审定、核审程序中认为不符合著名商标条件的,一律作退回处理,由省工商局分管副局长批准。根据省工商局领导的核审意见,商标局按照公文办理程序发文退回申请,书面告知申请人,并将申请材料一并退回申请人所在地的市级工商行政管理部门。
对不符合著名商标认定条件的申请人,各市、县(区)级工商行政管理部门应将其中发展潜力好的企业(法人)继续列入著名商标帮扶计划,及时指导其争创安徽省著名商标。
第四章 监督与法律责任
第二十二条 申请人对申报材料的真实性负责,一经发现弄虚作假,取消本次安徽省著名商标认定或续展认定的申请资格。
中介机构向申请人表示或暗示其行为与著名商标认定结果存在必然联系,向申请人承揽业务谋取不正当利益;伙同申请人提供虚假材料骗取认定。上述行为经调查核实后,按相关规定处理,并在相关媒介上曝光。
第二十三条 商标局和各市、县(区)级工商行政管理部门应将著名商标的认定工作列为廉政风险点,建立健全监督检查制度,加强风险点管理。
县(区)级工商行政管理部门在决定上报受理的著名商标申请材料时,市级工商行政管理部门在决定上报著名商标初审意见和申请材料时,同级纪检、监察部门派员进行监督。
商标局在组织著名商标评审委员会评审、审定和提交省工商局局长办公会研究著名商标认定时,省纪委、监察厅驻省工商局纪检组、监察室派员进行监督。
第二十四条 著名商标认定审查期间,任何单位、个人均可向商标局反映情况,提出意见。情况和意见应书面提出。
第二十五条 从事著名商标认定工作的人员要严格遵守工作纪律,不得泄露著名商标认定工作中的保密事项和按照相关要求不应公开的情况。
第二十六条 著名商标认定工作以及从事安徽省著名商标评审认定工作的人员必须遵纪守法、廉洁自律,严格按照《商标法》、《安徽省著名商标认定和保护条例》、《安徽省著名商标初审工作程序》等法律法规的规定和要求开展安徽省著名商标评审认定工作。
对于违法、违纪行为,要依照有关规定,追究相关当事人的责任。
第五章 附 则
第二十七条 本细则适用于到期续展认定的安徽省著名商标。
案情简介
马胜宽在运输假冒"五粮液"、"茅台"酒的内外包装、瓶盖、瓶贴及商标标识等物品时,被北京市通州区工商行政管理局查获。经进一步调查,马胜宽还曾前后8次替林武朋、张枫、张尧(另案处理)等人将带有"五粮酒"、"茅台"商标标识的包装物运到制造假酒的窝点,又将制假者造的假"茅台"、假"五粮液"酒再运到位于北京海淀区等地的销售地点,其间共获报酬1150元。
北京市通州区工商局认为,本案行为人的行为属故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供运输便利条件的行为,即属《商标法》第38条第(4)项及《商标法实施细则》第41条第(3)项所指行为,已对贵州茅台酒厂及五粮液酒厂的商标专用权构成侵害,根据《商标法实施细则》第43条的规定,北京市通州区工商局于1997年1月10日对马胜宽作出了罚款5000元人民币的处罚决定。
案件评析
本案事实比较清晰明了,行为人实施违法行为的主观故意性也比较好认定。因为"茅台"和"五粮液"均是我国使用在酒类商品上的驰名商标,他人擅自制造、销售带有"茅台"、"五粮液"商标标识的产品,无疑是侵犯了驰名商标所有人的商标专用权,即使行为人否认其有主观故意性,也可认定是故意侵犯。本案行为人明知他人在制假售假,但为营利,仍为侵权人提供了运输便利条件,其主观故意性非常明显,与《商标法实施细则》第41条第(3)项所指的侵权行为相吻合,因此应依《商标法实施细则》第43条第2款的规定予以惩处。因本案行为人实施的是故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供运输等便利条件的行为,没有非法经营额而只有所获利润的数额,因此工商行政管理机关只能依法对行为人处以侵权所获利润5倍以下的罚款。而且本案给予5000元的罚款也是比较适当的,一是因为行为人有先后8次为他人侵权提供运输便利条件的事实,属于屡次实施了违法行为,情节比较严重;二是行为人侵犯的是驰名商标所有人的商标专用权,此也属应予从重处罚的情节。因此,本案中工商局的处罚做到了事实清楚、证据充分、适用法律适当。
1996年1月26日,美国FMC公司委托永新专利商标有限公司向上海市闸北区工商局投诉,指控上海市农业生产资料公司(以下简称农业公司)经销假冒"呋喃丹"商标的农药,侵犯美国FMC公司在我国依法注册的"呋喃丹"商标的农药,侵犯美国FMC公司在我国依法注册的"呋喃丹"商标专用权。
上海市闸北区工商局经查,农业公司于1989年3月21日至1995年12月31日,大规模经销"呋喃丹"3%杀虫剂,共销售2427.68吨,销售额8588413.94元;库存150吨,购买金额622500元,二者合计经营额9210913.94元。又查,美国FMC公司上海办事处的工作人员曾于1995年7月18日登门告知农业公司,"呋喃丹"是FMC公司的注册商标,并将其在各大报刊上刊登的有关声明提供给农业公司农药农具部经理阅读。1995年12月4日,FMC公司还致函农业公司,要求其停止使用(指销售)"呋喃丹"商标的杀虫剂。农业公司置外商的数次警告于不顾,竟于1995年7月19日至1995年12月31日,在明知"呋喃丹"是美国FMC公司注册商标的情况下,未经注册人许可,擅自经销侵犯"呋喃丹"注册商标专用权的"呋喃丹"3%杀虫剂202吨,晨法经营额达847075元。
上海市闸北区工商局在对 能上能下案情分析后认为,根据国家工商局工商标字(1994)第329号《关于执行〈商标法〉及其〈实施细则〉若干问题的通知》的规定,农业公司的行为属于该通知中指出的"明知"和"应知"的行为。该局认定农业公司自1995年7月19日至1995年12月31日经销202吨"呋喃丹"杀虫剂的行为属于《商标法》第38条第(4)项和实施细则第41条第(1)项所指商标侵权行为,并依法做出如下处理:1.责令农业公司立即停止侵权行为;2.收缴和销毁现库存的150吨"呋喃丹"侵权商标标识;3.处以非法经营额847075元的24%的罚款20万元;4.责令侵权人赔偿被侵权人经济损失5万元人民币。
案件评析
这是一起经销企业侵犯他人注册商标专用权的典型案例。这类案件处理的难点在于如何认定经销者的侵权行为。就本案而言,处理时主要涉及以下几个问题:
一、 过错原则是判断经销是否侵权的重要原则
商标权作为知识产权的保护范围,具有不同于其他民事权利的特点,商标侵权行为的构成也有着自身的特点。一般情况下,商标侵权行为不以行为人存在主观上的过错(故意或过失)为构成要件,即行为人没有主观过错,只要有侵害事实,就应承担侵权责任。这主要是为了更有效地保护注册商标专用权。既为专用权,当然是注册人专用,任何人擅自在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的商标,均构成商标侵权行为。但在流通领域中,由于经销者不是商品商标的直接使用人,对商品提供者的侵权行为不能够预测,为了保证正当经营者的利益,所以法律规定了经销者要有主观故意或者过失,才构成商标侵权行为。也就是说,判断经销者的经销行为是否构成商标侵权适用民法中的过错原则。《商标法》第38条(2)项规定,销售明知是假冒注册商标的商品的行为是侵权行为,《商标法实施细则》第41条(1)项又作了补充规定,经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的是侵犯注册商品专用权行为。依照这些规定,经销者只有在明知或者应知自己销售的是侵权商品的情况下,才构成商标侵权。因此,经销者的"明知"或者"应知"就成为认定商标侵权行为的关键。
过错原则同样适用《商标法实施细则》第41条(3)项所指的行为。工商行政管理机关在处理这类案件时,一定要把握行为人主观上是否有过错,如果行为人的行为虽然在客观上造成危害结果,但行为人主观上没有过错,则不能构成商标侵权。
二、 经销者明知或者应知的认定
在实践中,经销者明知或者应知的判断存在着一定困难,为了解决好这个问题,1994年国 家工商局以文件的形式,确定了"明知"、"应知"的认定标准和原则,大大便利于地方工商局的操作。
在认定经销者明知或者应知时,应注意区分两者的不同,明知是一种故意的过错,是行为人明知其行为会造成对权利人的侵害而有意为之的行为,这种行为比较容易认定,在本案中,上海市农业生产资料公司在受到"呋喃丹"商标注册人的警告后仍大量销售侵权商品,属于一种明知而为之的行为。应知是一种过失的过错,是指经销者应该注意到自己所售的商品为侵权商品,但由于疏忽大意而没有注意,导致侵权行为的发生。那么,怎样判断经销者在主观上存在过错呢?主要是根据经销者是否尽了注意义务,就本案而言,上海市农业生产资料公司是一个专业性公司,对其经销的商品、供货商等应该有所了解,而且,"呋喃丹"商标具有一定的知名度,商标注册人对其商标权又作了较为广泛的宣传,上海农业公司只要稍加注意就可知道自己销售的是侵权商品,但上海市农业公司可能出于经济利益的考虑,能够认识到后果而未认识,能够选择另外的不发生损害的行为而未选择,因此,上海市闸北区工商局推定其存在主观上的过错。
1994年4月重庆大足县以劳养武餐巾纸厂(以下简称“餐巾纸厂”)与塑料彩印厂(以下简称“彩印厂”)以口头协议方式商定印制“Marlboro”餐巾纸塑料包装片合同。彩印厂依约一共印制“Marlboro”塑料包装纸17.1万张,每张单价0.014元计,营业额为2394元。餐巾纸厂用该批“Marlboro”餐巾纸塑料包装片生产餐巾纸1.1万包,每包售价0.34元,已售出9380包,收取货款3189.2元,剩下的餐巾纸及包装片被重庆市工商行政管理局依法封存。
处理结果:
重庆市工商行政管理局认为,“Marlboro”商标是美国菲力普。莫利斯产品有限公司注册并使用在卷烟商品上的驰名商标,依据《保护工业产权巴黎公约》的有关规定,对该商标应予以充分保护。餐巾纸厂将与“Marlboro”商标相同、近似的文字、图形作为餐巾纸包装上的装潢使用,属《商标法》第38条第(4)项所述“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为。依据《商标法实施细则》第43条的规定,重庆市工商行政管理局于1995年7月对餐巾纸厂作出以下处理:
1.立即停止销售带有“Marlboro”标识的餐巾纸;
2.销毁封存的1620包餐巾纸上的“Marlboro”塑料包装片;
3.被封存的16万张“Marlboro”餐巾纸塑料包装片予以销毁;
4.罚款2700元上缴国库。
彩印厂未经注册商标所有人的许可,擅自在餐巾纸塑料包装片上印制“Marlboro”文字、图形的行为,属《商标法》第38条第(3)项所述“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”商标侵权行为。依据《商标法实施细则》第43条的规定,重庆市工商行政管理局作出如下处理:
1.收缴封存的“Marlboro”印版模具;
2.罚款1400元上缴国库。
案例评析:
(一)、驰名商标及其保护
驰名商标,依国家工商行政管理局颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第2条规定,指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。驰名商标依法受到与一般商标不同的特殊保护。这种特殊保护表现在两个方面:
1、驰名商标的注册程序以及对抗冲突申请的特殊效力。
不管是采纳使用在先原则还是注册在先原则的国家,根据是《保护工业产权巴黎公约》规定,公约成员国有义务拒绝或取消注册,并禁止使用以容易与成员国已驰名的商标产生混淆的注册商标申请。因此如果某一商标是驰名商标,尽管没有在某一巴黎公约成员国申请注册,它依然可以在该国对抗可能产生混淆的,以复制模仿或翻译该商标的方式由他人提起的冲突申请。即使已经注册,也应当为驰名商标所有人提供5年的期限,使得驰名商标所有人可以在此期限内对侵权商标提出撤销申请。如果是通过恶意方式取得注册的,则不应当规定提出撤销申请的时间限制。
2、驰名商标的跨种类保护。
注册商标权的禁止权范围只能及于类似商品和近似商标。但驰名商标的禁止权范围则可以超出类似商品的范畴,而及于完全不同类的商品之上。本案被申请人的行为即属于在其他种类的商品上使用与驰名商标相类似的商标“Marlboro”。由于中国是巴黎公约成员国,有义务为驰名商标提供特殊保护。重庆市工商行政管理局对两被申请人的共同侵权行为作出的处罚决定是正确的。
(一)域名侵犯驰名商标
驰名商标是享有较高声誉、为相关公众所熟知,并具有较强竞争力优势的商标。我国根据巴黎公约和TRIPS协议的规定对驰名商标采取跨类保护,即在不相类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的标识,构成对驰名商标的侵犯。域名侵犯驰名商标是指域名持有人将他人驰名商标或与驰名商标类似的文字注册为域名而引起混淆的行为。由于域名的全球唯一性,在他人抢先将驰名商标注册为域名后,驰名商标的所有人就不能再将自己的商标注册为域名了,即他人的抢注行为客观上排斥了驰名商标人的注册。宝洁公司于1976年在中国注册了safeguard商标,注册使用范围是香皂、沐浴露等清洁用品。上海晨铱智能科技发展有限公司于1999年注册了safeguard.com.cn域名,经营业务包括安防系统的安装维修。宝洁公司认为晨铱智能科技公司的域名注册行为侵犯了自己的驰名商标,遂诉至法院,法院认定safeguard为驰名商标,晨铱公司将safeguard用于安防系统会打破驰名商标主体的唯一性,削弱驰名商标的识别力,导致驰名商标知名度下降,甚至有成为商品的通用名称的危险。晨铱公司注册该域名的行为损害了驰名商标持有人宝洁公司的合法利益,属于不正当竞争行为。晨铱公司应停i1=该不当行为,保洁公司的合法权益应当得到保护。由于驰名的商标的特殊性,其商标专用权的范围可以扩展到域名领域,他人不得将与驰名商标相同或类似的文字用于域名注册。
(二)域名侵犯普通商标
普通商标是与驰名商标对应的概念,普通商标的效力受到地域限制和类别限制,其只在注册的类别范围内受到专有保护,所以普通商标的效力不能自然延伸到域名领域。在他人将与普通商标相同或类似的文字注册为域名的情况下,是否构成对商标的侵犯,关键是看域名注册人主观是否存在恶意以及是否引起混淆误认。中国互联网管理机构CNNIC在2012年修订的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第九条规定了恶意的四种情形。比照商标法中关于普通商标侵权的认定,若域名注册人将与他人相同或相似的商标注册为域名使用于相同种类的商品、服务,或使用于导致误认的相似商品、服务时可以认为该域名构成对普通商标的侵犯。
(三)商标反向侵夺域名
商标反向侵夺域名是指商标权人滥用域名争议解决办法,意图剥夺域名权人正当持有域名的行为。在反向侵夺的情形下,域名在实质上并不构成对商标的侵犯,但商标权人却坚持认为域名构成对自己商标的侵犯,进而提起诉讼以期剥夺该域名。因驰名商标是不能注册为域名的,这种商标通常指普通注册商标。域名注册人在注册域名时通常是善意的,对域名享有合法权益,具有正当注册理由。1996年雅虎公司被美国德克萨斯州一家蛋糕公司控告,因蛋糕公司先于1989年注册了yahoo商标,故蛋糕公司要求yahoo公司禁止使用yahoocom域名。由于yahoo.com己为公众所熟知,蛋糕公司要求yaho。公司禁止使用该域名显然是不合理的,蛋糕公司的请求不具有正当性。反向侵夺下,法院通常会认可域名注册合理,保护域名注册人对域名合法持有的权益。
二、域名与商标冲突的原因
(一)域名与商标各自的特性导致的冲突
域名具有全球性唯一性、排他性,域名注册实行先申请,先注册原则。注册一个域名后,它就在全球具有唯一性,不能再出现与之相同的域名。而商标具有地域性和有限的排他性,商标的专用权通常在注册国内有效,要在国外获得保护,必须向所在国申请注册。即使某个商标己被注册,只要不是驰名商标,他人仍有权在不同的产品或服务类别上注册。即域名只能是唯一的,而同一个商标却可以有多个主体,域名与商标之间不是一一对应的关系。另外商标采取相似禁止,商标权人可禁止他人将自己的商标用于相同或类似的产品、服务上;而域名则不会禁止相似域名的出现,两个域名尽管相似,但只要不完全需同,都可以获得注册。在其中一个域名注册为商标后,就会出现商标与相似域名的冲突。
(二)取得制度分治导致的冲突
现阶段,我国对商标的注册和域名的注册采取不同的机构管理的模式,由不同的法律调整。商标注册由商标局、商标评审委员会负责,由《商标法》调整;域名注册由信息产业部下属的中国互联网信息中心负责,由《中国互联网络域名管理办法》及其实施细则调整。域名注册服务机构对申请材料进行形式审查,由申请人对材料的真实性负责,且域名服务机构在进行审查时不与商标进行联合检索,通常只要申请的域名不含有《域名管理办法》第27条所禁i1=的内容就可以获得注册。由于在域名审查时不考虑是否与在先商标相同或相似,同时商标注册制度也不考虑域名先存的问题。这种由两个不同的机构按照不同的法律规范进行注册管理且彼此互不相关的分治模式也为二者的冲突提供了客观条件。
(三)对经济利益的追求导致的冲突
由于域名不是与商标一一对应的关系,域名资源的稀缺性就体现出来,一个简单易记的独特域名有着巨大的商业价值。一个经过使用,为人们所熟悉的商标也同样蕴含着巨大的商业价值。在市场经济的驱动下,利益最大化是商家的追求,在利益的驱使下就会出现搭便车、傍名牌这样的行为。这种行为就是通过对他人蕴含商业价值的域名、商标的模仿导致消费者对产品、服务的来源产生混淆,在自己不需要花费大量时间、金钱的情况下,分享他人经过努力而获得的市场份额和消费者的信赖。这种搭便车的行为类似于不劳而获,不仅对其他商家的经济利益造成影响,而且也不利于消费者权益的保护。这种行为如果比较严重,就构成不正当竞争,它破坏了公平竞争的秩序。实践中,这种案例也通常以侵犯相应的权利和不正当竞争来起诉。
三、域名与商标冲突的解决
域名与商标冲突的解决可以分为事前预防和事后救济,两者并重,互不可缺。就事前预防而言,可以分为技术措施和法律措施。随着互联网名称与数字地址分配机构(IC:ANN)在2012年推行新的顶级通用域名数量扩展计划,扩张后的顶级域名数量可以在一定范围内解决因域名资源的有限性产生的冲突问题。通过这项技术措施,顶级域名扩展后可以在一定程度上缓解域名冲突,若要从根木上解决域名与商标的冲突问题,还需要从法律规制的角度考虑采取如下法律措施。
(一)完善域名注册审查制度和异议程序
2012年修订的《域名注册实施细则》第十五条规定域名注册服务机构对域名注册申请人提交的申请者的身份证明材料、域名注册者联系人的身份证明材料和中国互联网络信息中心(CNNIC )要求提交的其他材料的真实性、准确性、完整性进行核验,审核通过后的一个工作口内将上述书面材料递交至CNNIC。从该条文可以看出域名服务机构只审查申请人、联系人的身份材料,是一种典型的外观审查制度,而非实质审查。因形式审查不能发现域名与商标的需同和重复,故这种有限的形式审查制度不能在申请阶段避免域名与商标的冲突。可以考虑采取检索审查,审查申请的域名是否与他人的注册商标相同或类似。建立商标检索系统,在域名注册机构和商标注册机构之间建立联系,两个机构之间可以互享一些资源以方便检索。现阶段,全面推行联合检索是有难度的,可以有步骤地推行检索审查以防患于未然。同时规定异议人的异议期限,对申请注册的域名进行公告,在规定的异议期内,商标权人可以对相同或类似域名提出异议,若异议成立,则不予注册。
(二)完善域名注册合同制度
域名注册合同是约定域名注册主体与域名注册组织之间权利与义务的规范性合同文件。为明确域名注册关系中各方主体的权益,WIYO和I C:ANN的相关规则都充分发挥了域名注册合同在预防冲突中的重要作用。但我国相关规定比较缺乏,《域名管理办法》第二十八条规定仅原则性地规定域名注册申请者应当提交真实的域名注册信息。《域名注册实施细则》第十七条虽然对域名申请人提出了一些要求,但诸如申请者应当遵守有关互联网络的法律和规定、遵守《域名管理办法》及其他相关规定、遵守木实施细则、域名争议解决办法等相关规定的表述仍然显得过于简单,没有明确具体内容,不能起到预防冲突的作用。为充分发挥域名注册合同预防冲突的作用,可以在域名注册合同中明确下列事项:首先要明确域名注册人的联系信息,迫使域名注册人增强责任感,督促注册人对其注册的域名采取负责任的态度,将恶意域名注册人拒之门外、其次明确域名的有效期限和使用原则,通过对有效期限的规定,采用申请续展制,使域名注册人不能永久掌握域名权,避免对域名的垄断;通过实际使用的规定,打击恶意注册人只注册而不使用,囤积域名以转让的非法目的。再次要明确域名注册人的权利,合理限制商标权人的权利,禁i1=反向域名抢注。
(三)明确恶意范围并增加抗辩情节
在域名侵犯普通商标时,恶意的判断影响是否构成侵权,因此明确恶意范围就显得尤其重要。修订后的《域名争议解决办法》第9条规定了构成恶意的四种情形,与修订前的规定相比,新规定把转让对象限制为投诉人或其竞争对手,这与UDRY的规定一致,从恶意范围的限缩可以看出在恶意的判断认定上,态度更为谨慎,这有利于域名权人利益的保护。恶意是承担侵权责任的基础,而对恶意的范围进行缩小正是保护非恶意域名注册人的方法,若任意扩大恶意的范围,则域名持有人的正当权益将受到侵犯,显然不能以侵犯一种权利的方式保护另一种权利,所以恶意的范围既是对商标权人的尊重,也是对域名权人的保护。为妥善处理域名与商标的冲突问题,争议解决办法第10条规定了被投诉人的三项抗辩情节:一是被投诉人善意使用域名的抗辩;二是被投诉人持有的域名己经获得一定知名度的抗辩;三是被投诉人非商业性使用域名的抗辩。与修订前相比,增加的抗辩情节表明管理者站在更为对等和公平的角度看待双方争议,纠正了对传统权利的保护偏向。通过明确恶意范围和抗辩情节,可以在处理冲突纠纷时有据可依且体现利益平衡。
参考文献:
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原告:南通超康食品有限公司。
法定代表人:周国华,经理。
被告:江苏省如皋市工商行政管理局。
法定代表人:骆春林,局长。
1997年6月,南通超康食品有限公司采用美术体文字“飞虎队”及相关图形作为自产干脆面包装袋上的商品名称及装璜使用。同年9月21日,天津顶益国际食品有限公司申请注册的文字商标“小虎队”经国家工商行政管理局商标局核准注册,其注册号为1108145,注册证核准之图样为仿宋体文字。商标注册人实际使用中将“小虎队”字样改变为美术体图形化文字。同月,如皋市工商行政管理局将天津“小虎队”实际使用的文字与原告使用的“飞虎队”文字作对照比较后,以原告侵犯“小虎队”商标专用权为由,责令原告更正产品名称及装璜。原告当即停止该干脆面的销售。1998年2月,原告以满足市场供求为由,继续开始销售该干脆面。其包装袋正反两面均标明“超康”文字商标,并注明该企业名称及住所等。同年3月20日,如皋市工商行政管理局立案查处原告以上行为。3月23日,被告以原告涉嫌违反反不正当竞争法的有关规定,向其发出封存“飞虎队”干脆面3881箱的皋工商强字(98)第111号行政强制措施通知书。至此,该公司已销售“飞虎队”干脆面2219箱,销售价每箱15元。7月10日,如皋市工商行政管理局又向原告送达皋工商案告字(98)第111号行政处罚告知通知书,告知原告因在同一种商品上,将与他人注册商标“小虎队”相近似的文字作为商品名称、装璜使用,构成商标法第三十八条第(4)项所指的侵犯注册商标专用权行为。被告将根据商标法实施细则第四十三条第一款第(1)、(3)项及第二款之规定,作出行政处罚决定:立即停止“飞虎队”干脆面的销售;消除封存的3381箱“飞虎队”干脆面上的侵权商标;罚款10000元上缴国库。7月20日,被告作出与上述告知内容相同的皋工商(98)案字第111号行政处罚决定书。另外,1997年5月23日,山东省曹县奔康方便面厂申请注册美术体文字“飞虎队”及图形商标。1998年4月14日,国家工商行政管理局商标局发出总第635期商标公告后,天津顶益国际食品有限公司于7月1日提出商标异议。7月14日,奔康方便面厂的申请获核准注册,注册号1191474,注册图样的“飞虎队”字样与原告使用的“飞虎队”字样完全一致。商标专用期限自1998年7月14日至2008年7月13日。
原告不服,向如皋市人民法院提起行政诉讼。
原告诉称:天津顶益国际食品有限公司使用的“小虎队”文字商标核准注册的图样系仿宋体字,我公司使用的“飞虎队”系美术体字,两者存在显著差异;天津顶益国际食品有限公司生产的干脆面包装袋上标明的注册商标为“康师傅”,而我公司生产的干脆面包装袋上标明的是“超康”注册商标,不可能造成误认;且山东曹县奔康方便面厂申请注册的“飞虎队”及图形商标已获注册,而该商标的文字及图形与本公司的“飞虎队”文字及图形商标相似。故被告所作行政处罚证据不足,事实有误,请求人民法院判决撤销。
被告辩称:法律对文字商标的字体无具体规定:原告使用的“飞虎队”文字中有两字与注册商标“小虎队”相同,两者包装上的外观设计有多处相近,而原告的销售对象大多为未成年人,足以造成误认;至于山东曹县奔康方便面厂申请注册的“飞虎队”商标与本案无关联。被告对原告作出的行政处罚认定事实清楚,定性准确,程序合法,请求人民法院判决维持。
「审判
如皋市人民法院经审理认为:根据商标法的规定,认定商标侵权应当以实际注册商标图样为准,而不应以商标权人实际使用的商标为准。“小虎队”注册商标人在实际使用中擅自改变注册之图样,且未标明注册标记(注)或(R),缺乏合法性。故被告将此与原告使用的“飞虎队”文字对比后判断原告侵权的法律依据不充分。关于山东曹县奔康方便面厂获准注册的“飞虎队”文字及图形商标中的文字与原告使用的“飞虎队”文字字样完全一致,且原告产品包装袋上的商品名称及装璜也属文字及图形组合,两者具有一定的关联性。另外,依商标法及其实施细则的有关规定,注册商标异议后,在国家未撤销该注册商标期间,其注册商标仍受法律保护。因此,如皋市工商行政管理局在国家已确认了有关“飞虎队”商标的合法地位后,仍坚持认定原告侵犯“小虎队”商标专用权的事实证据不成立。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项的规定,该院于1998年10月27日作出如下判决:
撤销被告如皋市工商行政管理局1998年7月20日作出的皋工商(98)案字第111号行政处罚决定书。
一审判决后,如皋市工商行政管理局不服,上诉于南通市中级人民法院。
南通市中级人民法院经审理肯定了一审法院认定的案件事实和采纳的定案证据,并认为:商标法规定的注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。本案中,天津顶益公司申请并核准注册的文字商标“小虎队”为仿宋体文字,因此,本案依法保护的注册商标专用权应以注册的仿宋体文字为限:“小虎队”商标注册人在实际使用该注册商标中擅自改变了业已注册的仿宋体文字,而使用美术体文字图样。商标法规定,使用注册商标自行改变注册商标的文字、图形或者其组合的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。上诉人致力保护的“小虎队”注册商标是一个必须限期改正和在规定期限内不改正将要受到撤销其注册商标的商标。从理论上讲,现在市场上实际使用的“小虎队”商标专用权不受商标法保护;商标近似,主要的形态表现为外观近似、读音近似和意思近似。即使市场上公开使用的美术体文字的“小虎队”注册商标为合法注册商标,但通过对“小虎队”注册商标与“飞虎队”商标比较,读音、意思难以构成近似,外观字体可能会引起一部分消费者误认,但与被上诉人使用的“飞虎队”商标字体外观完全一致的山东省曹县奔康方便面厂申请注册的“飞虎队”商标,继“小虎队”商标核准注册后也获国家商标局核准注册,这足以说明,“飞虎队”商标与“小虎队”注册商标尚不构成近似;上诉人上诉中所述天津顶益公司对山东曹县奔康方便面厂申请并核准注册的“飞虎队”商标已经提出商标异议,国家工商行政管理局商标评审委员会也已着手处理。即使上诉人所述属实,但在商标评审委员会尚未作出终局裁决前,上诉人无权将“飞虎队”商标作为侵权商标论处。综上,原审法院认定事实清楚,适用法律正确,判决并无不当。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,该院于1999年1月26日作出判决如下:
驳回上诉,维持原判。
「评析
本案涉及到商标管理中三个法律问题:一是注册商标的专用权保护范围;二是注册商标相似的内涵;三是注册商标争议还是侵犯注册商标专用权。
我国商标法规定的注册商标的保护专用权范围,是以核准注册的商标和核定使用的商品为限。这里核准注册的商标应当是严格按商标法规定使用的注册商标。本案中,天津顶益国际食品有限公司使用的“小虎队”文字商标,虽经国家商标局核准注册,但其在使用注册商标时,自行改变注册商标的文字、图形。按照商标法的规定,该注册商标是一个必须限期改正和在规定的期限内不改正将要受到撤销其注册商标的商标。因此从法律确认上讲,现在市场上使用的“小虎队”商标不是核准注册的商标,该专用权不属商标法保护的范围。
(一)关于注册条件
商标权与版权不同,它虽然也属于知识产权的一种,但需要经过一定的行政程序才可能产生。在trips协议有关版权的条款中, 虽然并没有明文规定“自我保护”原则(即作品一旦创作完成,就依法自动产生,无须经行政程序、也无须符合一定形式),但有关条款强调了版权保护要符合伯尔尼公约的原则,而伯尔尼公约第5 条正是“自动保护原则”。
trips协议的商标一节,开宗明义就对注册条件作出规定。 就是说,商标权一般不能自动产生,而需要向一定的行政主管部门提出申请,经审查、批准之后才可产生。如果一个申请中的商标标识不符合注册条件,就会在审查中或在审查之后被驳回或在注册后被撤销。
trips协议第15条第1款,把“视觉能够识别”作为可以获得注册的条件之一。这样就把“音响商标”、“气味商标”排除在可以注册的对象之外了。但是显然没有把“立体商标”及随数字技术而产生的“过程商标”排除在外。不过第15条的这一要求不是强制性的,因为第15条在规定这一要求时使用了“可以(may)”,而没有用“必须(shall)”。
我国在商标行政管理实践中,曾拒绝为“立体商标”提供注册。这种作法是否会违反第15条第1款呢?不会的。因为第15条第2款又补充规定:只要不背离巴黎公约,则成员国或成员地区仍旧可以依据知识产权协议没有列出的其他理由,拒绝给某些商标以注册保护。
请注意,我国商标法没有特别规定什么样的标识不能获得注册,倒是在第8 条中更广地规定了什么样的标识根本就不能作为商标使用(当然更谈不上注册了)。
第8条中的(1)到(4)款,与巴黎公约的要求是相同的。(5)(6)(8)三项,与国际惯例是相符的;(7)(9)两款则结合了我国的具体情况。这些要求,均不能说是与巴黎公约相背离,因而也符合知识产权协议的原则。
此外,我国商标法第7条明文规定:“识别性”这项条件, 也不限于注册商标,同样广而及于一切商标(不论是否注册)。这点也比知识产权协议的要求更高。
知识产权协议还在第16条第1款中, 把“不得损害已有的在先权”,作为获得注册及至使用商标的条件之一。
中国商标法实施细则在1993年修订之后,已经把“在先权”这一概念引入了该细则第25条之中,但(除了应当细化之外)与trips 的差距主要在于中国的商标法及细则均强调了行为人的“主观状态”。如果行为人不是“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的”,那么所有的在先权人就无能为力了。实际上,至少对于版权、外观设计权、肖像权等在先权来讲,不应强调在后者的主观状态。trips 协议就并没有把在后申请者的主观状态作为保护在先权的惟一前提或要件。
(二)关于使用要求
在绝大多数国家,靠注册是获得商标权的惟一途径。但的确有少数国家依照自己的传统,把“在贸易活动中实际使用商标”,作为取得商标权的途径,而“注册”反倒仅仅是对业已存在的商标权给以行政确认。虽然这类国家已经越来越少,但毕竟还存在。所以,知识产权协议第15条第3款照顾了这种现存的事实。 它从正面允许美国一类国家把“使用商标”作为行政机关判定可以批准注册的一条根据。但协议又不允许从反面把“未使用”作为驳回注册的惟一理由。我国有人曾鉴于商标“抢注”现象的存在,建议把“未使用”作为驳回或撤销注册的理由,实是对trips缺乏了解。
但是,一般讲到对于注册商标的“使用要求”,则是指的另一个意思。这就是trips协议第19条所涉及的内容, 即:注册商标如果连续三年无正当理由不使用,则行政管理机关可以撤销其注册。在我国,以及在许多国家,商标法对“使用”的解释是比较宽的。例如,仅仅在广告中使用了某个注册商标或仅仅在展览会上使用了某个注册商标,或虽然自己没有使用但许可他人使用了某个注册商标,都被认为符合“使用要求”。协议第19条第2款, 仅仅明文规定了“在商标注册人控制下的他人使用”(主要指被许可人的使用),符合“使用要求”。这就是说,还有其他什么样的活动也符合“使用要求”,可以由各成员自己去依法确定。但是,如果某个成员的政府在三年中不允许进口某种商品,它的商标行政管理机关就无权因该商品上商标不合“使用要求”而撤销其注册。此外,其它因成员的政府行为而使某些注册商标在一定时期不可能使用的,也均应被认为是“有正当理由”而没有使用,故不能因此被撤销。因为,在这些场合,都不是注册商标权人自己不用,而是政府的特殊行为阻止了他们正常的使用。我国商标法二次修订时,有人草率地建议撤掉一切未使用的商标。这至少是忽视了“未使用”的一些特殊情况。因此是不可取的。
(三)关于“相同与近似”、“同一与类似”-商标权的行使范围
trips协议第16条第1款在讲到商标权人的可行使的权利时,突出强调了他有权制止其他人使用与其注册商标相同或近似的标记,去标示同一或类似的商品或服务。这一点,我国商标法以及大多数国家商标法也都作了规定。经常遇见有人问:按照上面这种规定,商标权人难道不应当有权自己使用与自己的注册商标“近似”的标识,或把自己的商标用到“类似”的商品上吗?这是不行的。依照中国商标法第30条,如果注册人不仅使用被批准注册的商标,而且使用了与该注册商标“近似”的其它标志,他的行为就属于“自行改变注册商标的文字、图形或者其组合”,商标局将会给予处理,甚至会撤销其注册。擅自把注册商标使用到注册时并未指定的其它商品上(即是“类似”商品上),后果也会招致处理或撤销。于是又有人曾经问道:“照这样说,难道商标权人享有的正、反两方面的权利(即”自己使用“与”禁止他人使用“)范围是不统一的?确实如此。这就是商标权的特点之一,也是确认商标侵权的商标法中均有规定,我国商标法中却无规定。因此,前些年发生在我国的商标”反向假冒“案才只能依反不正当竞争法处理。 不过这与trips协议无关,这里就不多论了。
在为“防御商标”和“联合商标”提供注册保护的国家,大都不是不加区别地允许一切注册商标所有人取得这两种特殊商标的注册的。一般讲,也只有驰名商标的权利人才会获准注册这两种商标。近年,为减少“注而不用”的商标,一些国家取消了“联合商标”制度,只保留“防御商标”的注册。
在法律或行政法规中明文保护驰名商标,正是trips 协议
所要求的、也是中国商标制度所缺少的。
在侵权认定时,如果原告是驰名商标的所有人,则行政执法或司法机关判定被告与其商标“近似”的可能性就大一些。在德国,甚至曾判定日本的“三菱”商标与德国的“奔驰”商标相近似。主要因为“奔驰”是驰名商标。这是对驰名商标的一种特殊保护。在欧洲法院九十年代中后期裁决的“佳能”(cannon)“彪马”(puma)等案件中,也都是首先认定有关商标是否驰名,然后再来看争议商标标识本身是否近似或所涉商品是否类似。
由于中国法律法规中没有对驰名商标保护作具体规定, 所以trips协议第16条第3款将保护扩大到不类似的商品及服务, 就显得中国法律的差距更大了。中国商标法实施细则虽涉及在注册方面保护知名商标,其致命的缺陷在于又以双重前提把不当注册者的主观状态加以强调,于是在客观上使中国法仍旧与trips有较大差距。
广东今日(集团)有限公司从1994年9月至1994年11月,在未经国家工商局商标局正式核准注册的情况下,擅自在其生产的"生命核能"营养液包装上使用了注册商标标记"?",将"生命核能"这一未注册商标冒充注册商标使用,并将冒充注册商标的产品——"生命核能"营养液大量发到该公司成都经营部(非独立核算单位)进行销售,至1995年4月12日止,其经营额已达人民币59万元。
成都市工商行政管理局在查明上述事实的基础上,认定广东今日(集团)有限公司的行为属于《商标法》第34条第91)项所指的冒充注册商标行为,并根据《商标法实施细则》第32条的规定作出如下处罚决定:
责令广东今日(集团)有限公司消除现有"生命核能"营养液上冒充注册商标的"?"注册标记,责令其限期于1995年6月1日以前改正,并对该公司处以人民币4万元的罚款。
案件评析
我国《商标法》的立法目的是加强商标管理,保护商标专用权,促使生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益和促进社会经济的发展。而这一目的是通过保护注册商标专用权,制止商标一般违法行为和打击商标侵权行为才得以实现的。商标一般违法行为的表现形式虽然很多,但它们的共同特点是破坏了正常的商标管理秩序,损害了其他企业和消费者的合法权益。冒充注册商标即是一种典型的商标一般违法行为,根据《商标法》第37条规定:"注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限",未注册而使用注册标记或在超出核定范围的商品上使用注册标记,均属冒充注册商标行为。这种行为的存在一方面容易导致欺骗消费者的后果,另一方面破坏了正常的商标管理秩序,因此必须予以制止并进行相应的处罚。成都市工商局的行政处罚决定,事实清楚,法律依据准确,处罚金额合理。
法定代表人李会民,该公司总经理。
委托人赵廷军,男,25岁,石家庄市福兰德事业发展公司法律顾问,住北京市海淀区西土城路25号。
委托人赵红,女,31岁,石家庄市福兰德事业发展公司职员,住北京市海淀区城府路8号。
被告北京弥天嘉业技贸有限公司,住所地北京市海淀区知春路20号国企大厦818室。
法定代表人姜明际,该公司董事长。
委托人乔冬生,北京市远东律师事务所律师。
委托人李直,北京市远东律师事务所律师。
原告石家庄市福兰德事业发展公司诉被告北京弥天嘉业技贸有限公司侵犯注册商标专用权、不正当竞争纠纷一案,本院于1999年4月14日受理后,依法组成合议庭,于1999年6月30日公开开庭进行了审理。原告石家庄市福兰德事业发展公司法定代表人李会民、委托人赵廷军、赵红,被告北京弥天嘉业技贸有限公司法定代表人姜明际、委托人乔冬生、李直到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告诉称:原告于1997年3月申请注册了“PDA”商标,已使用两年。该商标为公众所熟悉,已与原告的形象和产品紧密相连。原告为进行网络广告宣传,准备申请与商标相同的名称“pda”为域名。但被告恶意抢先注册该域名,该域名和其公司或产品无任何直接关系。原告认为,注册商标受法律保护,任何单位及个人不得擅自使用和销售该商标产品。被告未经原告许可,使用原告注册商标为其产品进行网络宣传,已经构成商标侵权。请求判令被告停止使用互联网络“pda.com.cn”域名,停止对原告注册商标的侵权行为,并赔偿原告经济损失500元,承担本案诉讼费、律师费。
被告辩称:互联网络域名是自己依法从中国互联网络信息中心(CNNIC)合法注册的,并拥有CNNIC颁发的域名注册证。PDA系原告注册商标前已存在的通用名称,原告对其不应享有专用权。原告无端指控自己侵犯其注册商标,没有任何事实和法律依据,请求驳回原告起诉。
经审理查明,原告为“PDA”商标(第970474号商标注册证)的注册人,该商标核定使用商品为第9类(电子计算机及其外部设备、中英文电脑记事本等),注册有效期为1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日在中国互联网络信息中心(CNNIC)申请了“pda.com.cn”域名,中国互联网络信息中心向其颁发了981012005037号“pda.com.cn”域名注册证。
根据原告所举证据,原告于1996年起相继注册了不同使用类别的“小秘书”商标,该商标包括“小秘书”文字、图形及英文“portable secretary”等。原告为“小秘书”商标进行了广告宣传。原告表示其“PDA”商标为“小秘书”的英译“personal data assistant”的缩写。原告未能证明其“PDA”商标实际投入使用,也未就该商标的知名度及影响范围提供证据。
根据被告所举证据,在学苑出版社出版的《标准英汉—汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社出版的《微软英汉双解计算机百科辞典》等公开出版物中,均将“PDA”解释为英文“Personal Digital Assistant”(个人数据助理)的缩写,是一种轻巧的掌上型计算机。
被告于1999年5月17日以原告商标注册不当为由向国家工商行政管理局商标评审委员会提出评审申请,该评审委员会已受理。
被告的网址,主要为介绍和销售“掌上电脑”的网站。该网站网页上使用了PDA标志,该网站介绍及销售的产品均为其他厂家的掌上电脑产品。
在本案诉讼中,原告增加了被告构成不正当竞争的诉讼理由。
以上事实,有中华人民共和国国家工商行政管理局商标局第970474号“PDA”商标注册证、第852588号、第895775号、第883840号、第883958号“小秘书”商标注册证、中国互联网络信息中心981012005037号“pda.com.cn”域名注册证、学苑出版社《标准英汉—汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社《微软英汉双解计算机百科辞典》、国家工商行政管理局商标评审委员会(99)商标综字(S)第N274号通知、被告网站勘验笔录、当事人陈述等证据为证。
本院认为:本案被告的被控行为是否侵犯了原告的商标专用权,应依据《中华人民共和国商标法》的相关规定进行判断。原告所主张权利的“PDA”商标为产品商标,根据商标法第三十八条的规定,在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权,被告将“pda”标志注册域名的行为,不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。而且,商标法第三十八条虽有“给他人的注册商标专用权造成其他损害”属于侵权行为的规定,但《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条对该条款所包括的侵权行为予以了明确列举,亦不包括原告所指控的行为。因此,被告的行为不具备商标法所规定的侵权条件,不构成侵犯原告的商标专用权。虽然被告使用“pda”域名的网站的网页上有“PDA”的标志,但该网站所介绍和销售的产品均非被告自己的产品,也就是说被告是将“PDA”作为服务标志使用的,而原告的商标属于产品商标,在原告不能证明自己的商标属于驰名商标的情况下,被告的行为不构成侵权。
被告将“pda”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争,应根据被告的行为是否利用了原告为“PDA”商标所创造的声誉,是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的公平及诚实信用原则来判断。原告没有就“PDA”商标的使用情况举证,也没有对该商标的影响范围和知名范围提供证据。虽然原告主张“PDA”商标是自己“小秘书”商标的英译缩写,自己为“小秘书”商标投入了大量的广告宣传,但因“PDA”商标与“小秘书”商标差别较大,对于熟悉“小秘书”商标的公众来说,二者间在认识上不会产生必然的联系。因此,“PDA”商标不属于有一定影响力和知名度的商标。同时,在电脑行业中,“PDA”为轻巧的掌上型计算机的代称,该标志不特指原告单位及产品。在这种情况下,就排除了公众见到被告的域名,会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能。因此被告注册该域名的行为,没有使公众产生混淆,不存在以此利用原告商标声誉牟取利益,故原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。
《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第二十三条对域名纠纷的处理做了相应规定,但由于该办法属于部门规章,故对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。而本案属于商标侵权及不正当竞争纠纷,被告的行为是否构成侵权,应按照商标法及反不正当竞争法的有关规定进行处理。
根据以上理由,原告指控被告注册“PDA”域名的行为侵犯了自己的商标权及构成不正当竞争,缺乏事实和法律依据,其诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第三十八条、《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条之规定,判决如下:
驳回原告石家庄福兰德事业发展公司之诉讼请求。